Merkrecht niet uitgeput ten aanzien van niet voor de verkoop bestemde producten ten behoeve van demonstratie
Hof van Justitie EU 3 juni 2010, zaak C 127/09 (Coty Prestige / Simex Trading)
In de nieuwsbrief van februari 2009 is een vonnis besproken van de voorzieningenrechter Den Haag over de vraag of de merkhouder verhandeling van parfumtestflacons kon tegenhouden. Dit werd door de kortgedingrechter ontkennend beantwoord omdat hij meende dat de rechten van de merkhouder waren uitgeput. Een soortgelijke casus is aan het Hof van Justitie EU voorgelegd en het Hof kiest thans een andere benadering met tegengestelde uitkomst.
Coty Prestige is groothandel in parfumerieproducten van haar eigen merken Lancaster en Joop! en merken van derden, zoals Davidoff, Jil Sander en Calvin Klein. Dat doet zij door middel van een selectief distributiesysteem. In de overeenkomsten met haar distributeurs is ondermeer bepaald dat Coty Prestige haar distributeurs gratis reclamemateriaal ter beschikking stelt, welk materiaal, voor zover het niet is bestemd om aan de consument te worden overhandigd, eigendom van Coty Prestige blijft, uitsluitend voor de aangegeven reclamedoeleinden mag worden gebruikt en niet commercieel geëxploiteerd mag worden. Met het laatste wordt in het bijzonder bedoeld dat monsters, testflacons en miniaturen niet verkocht mogen worden.
Simex Trading handelt in parfumerieproducten en maakt geen deel uit van het netwerk van Coty Prestige. Zij heeft - zoals uit onderzoek blijkt - van een distributeur van Coty Prestige een partij testflacons van het merk Davidoff Cool Water gekocht die zij heeft doorverkocht aan een winkelketen in Duitsland, die bedoelde flacons verkoopt. Het betreft originele flacons met daarin het originele parfum en het opschrift "demonstratie". De verpakking is (anders dan het originele, commerciële product) van wit karton waarop in het zwart de informatie staat die over het algemeen in kleur op de originele verpakking staat. Verder is de vermelding "demonstratie" aangebracht op de voorkant van de verpakking van de testflacons en op een zijkant ervan prijkt de tekst "mag niet worden verkocht".
Met een beroep op haar merkrechten heeft Coty Prestige de Duitse rechter gevraagd om Simex Trading te verbieden de testflacons verder te verkopen. Simex Trading meende evenwel dat zij daartoe gerechtigd was omdat de merkrechten ten aanzien van de desbetreffende testflacons zouden zijn uitgeput omdat zij met toestemming van de merkhouder in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zouden zijn gebracht. Volgens Coty Prestige kon daarvan reeds geen sprake zijn omdat de testflacons uitsluitend aan haar distributeurs zijn verstrekt waarbij Coty Prestige zich de eigendom heeft voorbehouden. Bovendien voerde Coty Prestige aan dat het om reclamemateriaal gaat dat als zodanig niet is bestemd voor de consument, hetgeen verklaart waarom op de testflacons duidelijk is vermeld dat zij niet mogen worden verkocht.
Nadat de rechter in eerste instantie oordeelde dat de desbetreffende testflacons met toestemming van de merkhouder, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud op de flacons, in de EER in de handel zijn gebracht heeft de appelrechter prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU gevraagd. Meer in het bijzonder wenste het Oberlandesgericht Neurenberg te weten of er sprake is van in de handel brengen van de testflacons waarvan de eigendom niet is overgedragen, waarvan de verkoop verboden is, maar waarvan de tussenhandelaren hun potentiële klanten het verbruik van de inhoud van de waar voor testdoeleinden kunnen toestaan.
Over uitputting, en de vraag wie daarvan de bewijslast draagt, heeft het Hof van Justitie zich al in verschillende arresten uitgelaten. Hij heeft echter nog niet moeten oordelen over gemerkte producten ten behoeve van demonstratie- of reclamedoeleinden, waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt.
Het Hof wijst erop dat uitputting het gevolg is van hetzij de uitdrukkelijke of impliciete toestemming van de merkhouder tot het in de EER in de handel brengen door hemzelf of door een persoon die economisch met hem verbonden is, zoals met name een licentiehouder. Volgens bestendige jurisprudentie van het Hof mag deze toestemming niet licht worden aangenomen. Anders dan in het door Simex Trading ingeroepen arrest Peak/Axolin, waarin aan de orde was of het merkrecht van goederen die wel in winkels waren aangeboden, maar uiteindelijk weer werden teruggenomen, was uitgeput (HvJEG 30 november 2004, C-16/03) is het hier niet de merkhouder of een partij die economisch met hem is verbonden die de testflacons in de EER in de handel heeft gebracht, maar het niet economisch verbonden Simex Trading. Daarom acht het Hof hetgeen zij in Peak/Axolin over het begrip "in de handel brengen" heeft beslist niet relevant. Er dient in casu te worden vastgesteld of de merkhouder expliciete of impliciete toestemming heeft gegeven aan een derde (namelijk Simex Trading) om de flacons in de EER in de handel te brengen.
Vast staat dat Simex Trading geen expliciete toestemming heeft gekregen en het Hof heeft eerdere uitgemaakt dat impliciete toestemming niet eenvoudig mag worden aangenomen, bijvoorbeeld doordat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen of omdat de merkhouder de eigendom van de desbetreffende waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, terwijl de handelaar die de gemerkte waren in de EER invoert zich ook niet kan beroepen op het ontbreken van wetenschap dat de merkhouder bezwaar tegen het in de handel brengen van zijn gemerkte producten heeft (HvJEG 20 november 2001, C 414/99 C 416/99, Zino Davidoff en Levi Strauss).
Alhoewel het aan de feitenrechter wordt overgelaten om te oordelen of er concrete omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat er sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder is er in casu sprake van parfumflacons, waarbij op de verpakking naast de vermelding "demonstratie" ook de tekst "mag niet worden verkocht" prijkt. Een dergelijke tekst wijst volgens het Hof duidelijk op de wil van de merkhouder dat de betrokken waren niet worden verkocht, noch in de EER noch daarbuiten, en vormt dus (bij gebreke aan concreet tegenbewijs) op zich een beslissend element dat in de weg staat aan de vaststelling dat de houder heeft toegestemd tot het in de EER in de handel brengen van de flacons.
Het Hof van Justitie EU hecht derhalve grote bewijsrechtelijke waarde aan de opdruk dat de waren niet voor verkoop bestemd zijn voor het bepalen van de vraag of er van uitputting sprake is. Dat lijkt niet alleen voor testflacons met parfum te gelden, maar ook voor andere producten die door merkhouders aan distributeurs voor gebruik in of buiten de EER ter beschikking zijn gesteld voor demonstratiedoeleinden, zoals bijvoorbeeld software en videogames, mits een uitdrukkelijk contractueel eigendomsvoorbehoud is gemaakt, en expliciet op het product - en, voor zover relevant, zijn verpakking - wordt vermeld dat de desbetreffende producten niet mogen worden verkocht.
