Kleurmerken rood/wit nietig maar toch een overwinning voor Ajax

De rechtbank Amsterdam heeft op 29 juni 2011 een vonnis gewezen tussen Ajax en een verkoper van voetbal- en Amsterdamsouvenirs. Het gaat om het volgende vest: Dit AMSTERDAM vest wordt verkocht vanaf een kar bij de Amsterdam Arena. Op de mouw staat de tekst ‘pride of Mokum’ en op het prijskaartje ‘official licensed products’. Ajax stelt dat sprake is van merkinbreuk op basis van haar Benelux kleurmerken rood/wit, zoals gedeponeerd in 1996: Daarnaast heeft Ajax ook een Benelux beeldmerk met de beeltenis van de Griekse held Ajax en twee Andreaskruizen zoals hiernaast afgebeeld. Ajax heeft een ex parte verbod gekregen van de voorzieningenrechter en heeft ook beslag gelegd op 21 exemplaren van het betreffende AMSTERDAM vest. Hoewel het wellicht een evidente inbreuk lijkt, gaat het in deze bodemprocedure niet zo voorspoedig voor Ajax.

Nietigheid van de rood/wit kleurmerken

De verkoper van het AMSTERDAM vest heeft in reconventie nietig verklaring van de rood/witte kleurmerken gevorderd. De rechtbank beoordeelt dit aan de hand van jurisprudentie van het Hof van Justitie (Libertel, Heidelberger Bauchemie en Sieckmann) en wijst deze vordering toe. De kleurmerken zijn door Ajax geregistreerd voordat de strenge vereisten voor kleurmerken door het Hof van Justitie waren vastgesteld. Zo moet:

• de grafische vormgeving nauwkeurig en duurzaam zijn. Hiertoe moet de kleur met een internationaal erkende kleurcode worden aangeduid;
• de kleur of kleurencombinatie daadwerkelijk als (onderscheidings)teken overkomen;
• de inschrijving een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze verbindt.

Omdat de kleurmerken van Ajax niet aan deze vereisten voldoen – zij bevatten geen kleurcodes – zijn ze nietig als merk. Hoewel de kleurcombinatie rood/wit overduidelijk wordt geassocieerd met Ajax, kan een beroep op inburgering de kleurmerken ook niet baten omdat de nauwkeurigheid van de kleur een formeel vereiste is. Het zal voor Ajax waarschijnlijk wél mogelijk zijn de kleurcombinatie opnieuw als merk te deponeren, als de verhoudingen wit/rood duidelijk worden weergegeven en mét vermelding van de kleurcodes. Aan de andere vereisten lijkt te worden voldaan. Hoewel meer voetbalclubs rood/wit gebruiken kan worden verdedigd dat de kleurcombinatie met de specifieke verhouding tussen de witte en rode delen van Ajax zo bekend is bij het publiek in de Benelux dat het onderscheidend is (geworden) en als merk kan functioneren.

Afloop van de procedure

Ondanks het feit dat de kleurmerken van Ajax nietig zijn, wint Ajax de procedure. Er zijn namelijk bijkomende omstandigheden waardoor de verkoop van het AMSTERDAM vest onrechtmatig is naar het oordeel van de rechtbank. Zo zijn er andere elementen overgenomen die vaak door Ajax worden gebruikt, waaronder: de ‘A’ van haar sponsor Aegon, de tekst ‘pride of Mokum’, de aanduidingen ‘official licensed products’ en ‘fansport, fanwear for fans’. Ten slotte wordt meegenomen dat het AMSTERDAM vest wordt verkocht vóór het stadion van Ajax. Hierdoor ontstaat de indruk bij het publiek dat de vesten worden verhandeld onder licentie van Ajax en dat het officiële Ajax producten zijn. Hierdoor profiteert de verkoper welbewust van de reputatie van Ajax en lijdt Ajax schade (verlies aan inkomsten en reputatieschade). Kortom, aan de vereisten van een onrechtmatige daad is voldaan. De rechtbank verbiedt de verkoper om het AMSTERDAM vest nog te verhandelen. Bovendien mag Ajax de reeds in beslag genomen vesten vernietigen. De nietigverklaring van de kleurmerken lijkt vervelend voor Ajax. Echter, al met al is het verlies voor Ajax mogelijk beperkt: zij wint de procedure en kan waarschijnlijk een nieuw rood/wit kleurmerk met de specifieke verhouding en mét kleurcodes deponeren.