Another Adwords judgment of the European Court of Justice

Een bespreking van het Interflora-arrest van het Hof van Justitie d.d. 22 september 2011 (zaak C-323/09). Het Hof van Justitie heeft op 22 september 2011 opnieuw arrest gewezen over het gebruik van Google-AdWords bestaande uit het merk van een concurrent.

De feiten

Het betreft een zaak tussen Interflora, een bloemenbezorgnetwerk en houdster van het bekende INTERFLORA-merk, en het Britse warenhuis Marks & Spencer (M&S). M&S, dat ook bloemen verkoopt en bezorgt maar niet bij het Interflora-netwerk is aangesloten, had verschillende “Interflora”-AdWords bij Google ‘aangekocht’. Zodoende verscheen na het invoeren op Google van de zoekterm “Interflora” en betreffende gerelateerde termen, bovenaan of rechts van de zoekresultaten onder de kop ‘Gesponsorde links’ een advertentie van M&S. Merkinbreuk, aldus Interflora, die in Engeland een procedure tegen M&S startte. De Engelse rechter stelde over deze inbreukvraag vervolgens verschillende prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.

De bestaande AdWords-jurisprudentie van het Hof

In de Google France-zaken en een viertal daaropvolgende AdWord-arresten heeft het Hof van Justitie al uitgemaakt dat het gebruik van andermans merk of overeenstemmend teken als AdWord om reclame te maken voor eigen identieke of overeenstemmende producten, (pas) merkinbreuk oplevert - op basis van de zogeheten a-, en b-inbreukgrond - wanneer de advertentie: het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

Het oordeel van het Hof in de Interflora-zaak

In de Interflora-zaak bevestigt het Hof van Justitie de bovengenoemde jurisprudentie. Wat betreft de a-grond (gebruik van andermans merk voor identieke producten) voegt het daar echter nog aan toe dat van inbreuk ook sprake is als het AdWord-gebruik een nadelige invloed heeft op de investeringsfunctie van het concurrerende merk. Onder die investeringsfunctie verstaat het Hof het gebruik van de merkhouder: to acquire or preserve a reputation capable of attracting consumers and retaining their loyalty. Ofwel, als het gebruik van andermans merk als AdWord voor identieke producten afbreuk doet aan de goodwill van het concurrerende merk, is er (toch) sprake van merkinbreuk. Wanneer dat precies het geval is, wordt niet echt duidelijk. Het Hof merkt alleen op dat voor het aannemen van afbreuk aan de investeringsfunctie niet voldoende is dat:

• de merkhouder zijn inspanningen moet opvoeren om de goodwill van zijn merk op te bouwen of te behouden; of
• er mogelijk enige consumenten overstappen naar de producten van de concurrent.

De verwijzing naar de investeringsfunctie door het Hof in het kader van a-grond doet denken aan de sub c-inbreukgrond. Daar kan alleen de houder van een bekend merk zich op beroepen, en wel wanneer ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. In het Interflora-arrest betrekt het Hof deze c-grond voor het eerst in de AdWords-problematiek. Het Hof begint met de open deur dat de houder van een bekend merk tegen gebruik van zijn merk als AdWord kan optreden als voldaan is aan (één van) de genoemde sub c-voorwaarden (voordeel trekken uit…..; afbreuk doen aan……). Daarvan is volgens het Hof bijvoorbeeld sprake als het bekende merk dreigt te verworden tot soortnaam. Aan de andere kant oordeelt het Hof dat de houder van een bekend merk niet kan optreden als een derde dat merk als AdWord gebruikt om de internetbezoeker een alternatief te bieden voor de producten van de merkhouder. Echter, daarbij geldt wel een mits, namelijk dat AdWords niet mogen worden gebruikt voor namaakproducten, geen afbreuk mogen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk en geen nadelige invloed mogen hebben op de functies hiervan.

Tot slot

Ook op het gebied van AdWords lijkt het er niet veel makkelijker op te worden met de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Duidelijk is en blijft wél dat het gebruik van een merk van een ander als AdWord niet per definitie merkinbreuk oplevert. Op het eerste gezicht lijkt de inbreukdrempel zelfs hoog: de advertentie mag alleen niet misleidend of verwarrend zijn ten aanzien van de herkomst, terwijl ook bekende merken door derden als AdWord mogen worden geselecteerd om een alternatief te bieden voor de bekende merkproducten. Echter, mogelijke afbreuk op de investeringsfunctie van een merk ligt op de loer, terwijl het Hof de bekende merkhouders toch de nodige stokken heeft gelaten om de AdWord-gebruiker mee te slaan. Het is afwachten hoe de lagere rechters de ‘richtsnoeren’ van het Hof zullen toepassen, te beginnen met de Engelse rechter in de zaak tussen Interflora en Marks & Spencer. Daarnaast speelt nog de kwestie hoe dit alles zich verhoudt tot de vergelijkende reclame-regels. De Haagse voorzieningenrechter heeft zich in de Tempur-zaken al eens uitgelaten over AdWords in vergelijkende reclamerechtelijk kader, maar ook hierover is ongetwijfeld nog niet het laatste woord gezegd.