Perfume Testers and Exhaustion

Parfumtesters en uitputting

Een bespreking van een uitspraak van de Voorzieningenrechter in Den Haag van 29 januari 2009 (Davidoff/Doddema) In kort geding probeerde de bekende producent van cosmetische artikelen Zino Davidoff op te treden tegen een groothandelaar (Doddema) die zogenaamde parfumtesters had verkocht aan een detailhandelaar, die ze weer aanbood op het internet. Davidoff verkoopt haar producten in een systeem van selectieve distributie. De officiële distributeurs krijgen regelmatig testers met parfum die ze in hun winkel kunnen plaatsen; het idee is uiteraard dat de klanten het product kunnen proberen en vervolgens overgaan tot aankoop van een reguliere fles. Davidoff beriep zich op haar DAVIDOFF merken en vroeg een verbod. Het verweer van Doddema was dat de merkrechten waren uitgeput omdat Davidoff zelf de producten in de EER in het verkeer heeft gebracht. Dat roept de interessante vraag op wanneer nu precies sprake is van uitputting; de testers zijn door Davidoff immers niet verkocht.

Herkomst goederen?

Het merkrecht is uitgeput als de waren door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Hij kan zich dan niet verzetten tegen verdere verhandeling. Dit staat in artikel 7 van de Merkenrichtlijn en is geïmplementeerd in artikel 2.23 lid 3 BVIE. In een arrest waarbij dezelfde Davidoff partij was (HvJEG 20 november 2001, C-414/99) is uitgemaakt dat de vermeende inbreukmaker in beginsel dient te bewijzen dat een dergelijke toestemming is gegeven. Een positie die vaak aan de orde is dat de merkhouder - in elk geval naar eigen zeggen - de betreffende producten nooit in de EER heeft gebracht zodat van toestemming om die reden al geen sprake kan zijn. In deze zaak had Davidoff bij dagvaarding uitgelegd dat de testers worden verstrekt aan distributeurs onder een specifiek contract genaamd Authorised Retailer Contract, waarin ook een eigendomsvoorbehoud is opgenomen. Pas ter zitting werd gesteld dat de specifieke testers waar het hier om ging aan distributeurs buiten de EER waren verstrekt. Dat wordt door de Voorzieningenrechter afgestraft. Fundamentele stellingen moeten reeds in de dagvaarding worden betrokken en niet bij pleidooi. Bovendien bleek uit het contract dat dit bedoeld was voor distributeurs binnen de EER en uit de opdruk van de testers (in drie Gemeenschapstalen) dat deze bedoeld waren voor de EER. De Voorzieningenrechter neemt daarom aan dat Davidoff erkent dat de testers door haar zijn verstrekt aan haar Europese distributeurs. Dat de bewijslast in feite berust bij verweerder is dan niet meer relevant.

In de handel brengen?

De centrale vraag is vervolgens of wat Davidoff heeft gedaan is te kwalificeren als "in de handel brengen". De raadsman van Davidoff betoogt dat de woorden "in de handel brengen" in het BVIE méér betekenen dan in het verkeer brengen, namelijk in het verkeer brengen ten behoeve van verhandeling. Dat laatste heeft Davidoff niet gedaan omdat zij de testers immers niet wilde verkopen. De Voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. In de verschillende taalversies van de Merkenrichtlijn (die is geïmplementeerd in het BVIE) worden beide varianten gebruikt (bijvoorbeeld "mis dans le commerce" en "put on the market") zodat er kennelijk geen verschil in betekenis is beoogd. De gebruikelijke term is "in het verkeer brengen". Maar kwalificeert het verstrekken van testers nu als in het verkeer brengen? Het meest relevant lijkt het arrest Peak/Axolin, waarin aan de orde was of het merkrecht van goederen die wel in winkels waren aangeboden, maar uiteindelijk weer werden teruggenomen, was uitgeput (HvJEG 30 november 2004, C-16/03). Terecht haakt de Voorzieningenrechter aan bij de kernoverwegingen van dat arrest. Wat de merkhouder toekomt (aldus het HvJEG) is het recht de eerste verhandeling van de waren in de EER te controleren. Door verkoop kan hij de economische waarde van zijn merk realiseren, daarna is het merkrecht uitgeput. Bij het enkele aanbieden is dat niet het geval, omdat de merkhouder de economische waarde dan niet heeft gerealiseerd, het nog niet zo is dat een derde over de waren kan beschikken, en de merkhouder volledige controle daarover houdt. In de Davidoff casus heeft Davidoff feitelijk de beschikkingsbevoegdheid overgedragen, aangezien zij haar distributeurs de bevoegdheid heeft gegeven het parfum te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden. Ook wordt de economische waarde van het merk gerealiseerd: de testers zijn immers een instrument in de marketing van de waren. De mogelijkheid om verdere verhandeling te controleren is met het verstrekken van de testers verloren gegaan. Het eigendomsvoorbehoud doet daar niet aan af en leidt hooguit tot een contractuele claim. Dit lijkt een correcte analyse. Het belang van de uitspraak is dat voor een specifieke situatie (doorverkoop van samples of testers) duidelijkheid wordt geboden over het precieze moment van uitputting. Of de hogere rechters hiermee instemmen valt natuurlijk nog te bezien.