ECJ in Portakabin / Primakabin: use of AdWords can be trademark infringement

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 8 juli 2010 een arrest gewezen over merkinbreuk door het gebruiken van Google AdWords. AdWords zijn zoektermen die, als ze door de internetgebruiker worden ingevoerd in een zoekmachine zoals Google, gesponsorde links of advertentie(s) opleveren naast de "objectieve" zoekresultaten die op basis van een algoritme worden geselecteerd. AdWords worden op basis van een veilingsysteem verkocht aan de hoogste bieder. Wie het hoogst biedt, verschijnt als eerste gesponsorde zoekresultaat. Eerder dit jaar deed het Hof al uitspraak over de verantwoordelijkheid van Google daarin. In deze langlopende Nederlandse zaak gaat het over twee concurrenten: Portakabin produceert en verkoopt mobiele bouwsystemen en is tevens houdster van het merk "Portakabin". Concurrent Primakabin verkoopt en verhuurt nieuwe en tweedehands mobiele bouwsystemen. Voor een belangrijk deel bestaat de handel van Primakabin uit gebruikte Portakabin units. Beide partijen bieden hun units online aan. Primakabin heeft voor haar advertenties de AdWords "portakabin", "portacabin", "portokabin" en "portocabin" gekocht. Dat zijn dus zoekwoorden die (vrijwel) identiek zijn aan het merk Portakabin. De cabineconcurrenten raken verstrikt in een jarenlange juridische strijd of er sprake is van merkinbreuk door deze wijze van online adverteren.

Prejudiciële vragen

De Hoge Raad heeft vervolgens ondermeer de volgende prejudiciële vragen gesteld:

1. Is er sprake van merkgebruik (voor eigen waren en diensten) als een koppeling van adverteerder verschijnt in de zoekresultaten door gebruik van een merk van een concurrent als AdWord?
2. Zijn er omstandigheden dat een adverteerder een beroep kan doen op refererend merkgebruik, i.e. de adverteerder een geldige reden heeft om het merk van een concurrent te gebruiken?
3. Als een adverteerder verwijst naar tweedehands producten die rechtmatig in de Europese Economische Ruimte zijn gebracht, is dan het recht van de merkhouder op bescherming van zijn merk uitgeput?
4. Zijn dezelfde antwoorden van toepassing als de door adverteerder opgegeven zoekwoorden niet identiek zijn aan het merk, maar bijvoorbeeld typefouten bevatten?

Merkinbreuk?

Merkinbreuk: de merkfunctie centraal Allereerst stelt het Hof vast dat het gebruik van een merk als AdWord moet worden beoordeeld alsof het AdWord identiek is aan het merk en voor dezelfde waren en diensten wordt gebruikt. Een merkhouder kan optreden tegen dergelijk gebruik, als het gebruik van het AdWord afbreuk doet aan de merkfunctie van het merk. Hierbij moet worden gedacht aan de herkomstfunctie, maar men kan ook denken aan de communicatie-, de investerings- en de reclame functie (zie ook het arrest L'Oréal/Bellure). De nationale rechter moet beoordelen of afbreuk wordt gedaan aan deze merkfunctie. Belangrijk is of het voor de "normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker" duidelijk is of de adverteer een economische band met de merkhouder heeft. Als een dergelijke band wordt gesuggereerd is er snel sprake van merkinbreuk. Typo's Wat betreft de AdWords met zogenaamde "typo" variaties op merken oordeelt het Hof dat een teken gelijk is aan een merk als het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. En als de nationale rechter oordeelt dat het AdWord en merk niet gelijk zijn, kan er toch sprake van merkinbreuk zijn indien er tevens sprake is van verwarringsgevaar, waarbij het draait om het begrip van de gemiddelde internetgebruiker van de advertentie: is het een advertentie van de merkhouder of van iemand anders? Refererend gebruik Het Hof oordeelt dat als er sprake is van gebruik van een merk van een ander als AdWord, een adverteerder zich niet zondermeer kan beroepen op de uitzondering van refererend gebruik om aan een verbod te ontkomen. Een adverteerder kan een dergelijke uitzondering inroepen als het merk bijvoorbeeld wordt gebruikt ter aanduiding van kenmerken van de waren of diensten, of ter verwijzen naar accessoires of onderdelen. De nationale rechter moet wel alle omstandigheden van het geval afwegen maar het Hof overweegt dat in principe het gebruik van een AdWord meestal niet tot doel heeft de kenmerken van een product of dienst aan te duiden, of te verwijzen naar accessoires of onderdelen. Helemaal als het AdWord en de bijbehorende advertentie een economische band tussen adverteerder en de merkhouder suggereert is het lastig een beroep te doen op gebruik volgens "de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel".

Gebruik van merk mag bij verkoop van tweedehands producten

Volgens vaste jurisprudentie kan een merkhouder de wederverkoop van zijn producten door een derde niet verbieden, zolang de merkhouder deze producten als eerste op de markt heeft gebracht binnen de Europese Economische Ruimte. Dan is het merkrecht van de merkhouder uitgeput. Omdat Primakabin handelt in tweedehands Portakabins mag zij dus het merk "portakabin" gebruiken als AdWord om die handel aan te duiden. Dat kan alleen anders zijn als de reputatie van de merkhouder wordt geschaad. Daarvoor is het onvoldoende dat de adverteerder voordeel behaald (zoals kwaliteitsuitstraling) door het merk te gebruiken. Er is wel sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk als de adverteerder bijvoorbeeld het merk van de originele producten heeft verwijderd. Ook moet het worden meegenomen als de adverteerder ook andere producten verkoopt die gelet op de omvang, presentie of slechte kwaliteit het imago van de merkhouder zouden schaden.

Conclusie

Het gebruik van AdWords is doorgaans merkgebruik. Merkinbreuk wordt aangenomen als afbreuk wordt gedaan aan de merkfunctie en er bijvoorbeeld een economische band tussen adverteerder en merkhouder wordt gesuggereerd. Als een adverteerder tweedehands producten van de merkhouder verkoopt kan dat een reden zijn waarom hij wèl het merk als AdWord mag gebruiken - tenzij het gebruik van het AdWord afbreuk doet aan de reputatie van dat merk. Het Hof trekt met dit arrest de lijn in de merkenjurisprudentie consequent door naar de online advertentiewereld. De merkfunctie staat centraal en er zijn geen nieuwe criteria bijgekomen. Het gebruik van AdWords kan onder omstandigheden als merkinbreuk worden aangemerkt, maar AdWords mogen gebruikt worden voor tweedehands merkproducten. Na de beantwoording van deze vragen door het HvJEU, zal de Hoge Raad arrest kunnen wijzen. Op zich ziet het er op gunstig uit voor Primakabin voor zover haar AdWord gebruik van Portakabin's merk ziet op de tweedehands Portakabin producten. Maar lukraak allerlei merken als AdWord gebruiken voor een commerciële (concurrerende) website lijkt niet verstandig.