Bijgewerkt op 24-12-2021
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten.
De uittredingsovereenkomst voorzag in een overgangsperiode die duurde tot 31 december 2020. Na langdurig onderhandelen zijn het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tot nieuwe afspraken gekomen die gelden vanaf 1 januari 2021.
Het EU-recht op het gebied van merken en modellen is vanaf 2021 niet langer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. De praktische gevolgen voor merk- en modelbescherming zetten wij hieronder voor u op een rij.
Bestaande ingeschreven Uniemerken of Gemeenschapsmodellen
- bestaande ingeschreven Uniemerken of Gemeenschapsmodellen zijn vanaf 1 januari 2021 niet meer geldig in het Verenigd Koninkrijk;
- bestaande ingeschreven Uniemerken of Gemeenschapsmodellen blijven wel geldig in de overige 27 EU lidstaten;
- handhaving van bestaande ingeschreven Uniemerken of Gemeenschapsmodellen in het VK blijft mogelijk: houders van Uniemerken of Gemeenschapsmodellen krijgen vanaf 1 januari 2021 automatisch een vergelijkbaar nationaal merk- of modelrecht in het Verenigd Koninkrijk;
- dit vergelijkbare nationale merk- of modelrecht in het Verenigd Koninkrijk heeft dezelfde indienings-, registratie- en vernieuwingsdata en eventueel dezelfde prioriteit- en/of anciënniteitsdata als het bestaande ingeschreven Uniemerk of ingeschreven Gemeenschapsmodel en wordt automatisch en kosteloos geregistreerd bij het Britse Bureau voor de Intellectuele Eigendom (UKIPO);
- van dit vergelijkbare – afgesplitste – UK recht worden géén registratiecertificaten verstrekt: de gegevens zijn wel kosteloos beschikbaar op de website van het UKIPO;
- vergelijkbare UK merkrechten die zijn afgesplitst van een Uniemerk houden hetzelfde nummer, maar voorafgegaan door de code UK009 (zo krijgt bijvoorbeeld Uniemerk met nummer 000205971 het UK merk met nummer UK009000205971);
- vergelijkbare UK merkrechten die zijn afgesplitst van een Internationale Registratie met aanwijzing van de Europese Unie houden ook hetzelfde nummer, maar voorafgegaan door de code UK008;
- vergelijkbare UK modelrechten die zijn afgesplitst van een Gemeenschapsmodel houden hetzelfde nummer, maar dan voorafgegaan door het nummer 9.
- vergelijkbare UK modelrechten die zijn afgesplitst van een Internationaal model met aanwijzing van de Europese Unie houden ook hetzelfde nummer, maar dan voorafgegaan door het nummer 8.
- iedere rechthebbende die geen nieuw vergelijkbaar Brits merk of model wil verkrijgen zal zich hiervoor kunnen afmelden. Afmelden is mogelijk vanaf 1 januari 2021. Het desbetreffende Uniemerk of Gemeenschapsmodel zal na afmelding niet langer in het Verenigd Koninkrijk beschermd zijn.
Aanvragen
- in geval van een lopende aanvraag voor een Uniemerk of Gemeenschapsmodel aan het einde van de overgangsperiode geeft het Uniemerk of Gemeenschapsmodel bij inschrijving na de overgangsperiode geen bescherming meer in het Verenigd Koninkrijk;
- van lopende aanvragen wordt niet automatisch een vergelijkbaar nationaal merk- of modelrecht in het Verenigd Koninkrijk ingediend;
- aanvragers met een lopend depot kunnen voor eigen rekening binnen een termijn van negen maanden (derhalve tot 30 september 2021) in het Verenigd Koninkrijk vergelijkbare bescherming vragen, met behoud van de aanvraagdatum van de oorspronkelijke EU-aanvraag en eventueel met behoud van dezelfde prioriteits- en/of anciënniteitsdatum;
- voor deze vergelijkbare Britse aanvraag gelden de gebruikelijke UKIPO-kosten en zal de normale examinatie-procedure bij het UKIPO gevolgd worden.
Anciënniteit van nationale aanvraag
- verzoeken tot inroeping van de anciënniteit van een oudere Britse nationale aanvraag die het EUIPO vóór het einde van de overgangsperiode heeft ontvangen, zullen worden behandeld en gepubliceerd;
- verzoeken tot inroeping van de anciënniteit van een oudere Britse nationale aanvraag die het EUIPO vanaf 1 januari 2021 heeft ontvangen, zullen als niet-ontvankelijk worden afgewezen;
- reeds ingeroepen vorderingen op basis van anciënniteit in het Verenigd Koninkrijk zullen vanaf 1 januari 2021 geen effect meer hebben in de Europese Unie.
Omzetting (conversie) naar nationale aanvraag
- verzoeken tot omzetting (conversie) naar een nationale aanvraag voor het Verenigd Koninkrijk die het EUIPO vóór het einde van de overgangsperiode heeft ontvangen, zullen als ontvankelijk worden aanvaard en worden doorgestuurd naar het UKIPO, mits het verzoek tot omzetting voldoet aan alle voorwaarden en de omzettingstaks is betaald;
een verzoek tot omzetting (conversie) van een Europese aanvraag naar het Verenigd Koninkrijk dat het EUIPO vanaf 1 januari 2021 ontvangt, zal als niet-ontvankelijk
worden afgewezen.
Vernieuwing
- Bij het vernieuwen van het Uniemerk of Gemeenschapsmodel bij het EUIPO, zal dit uitsluitend vernieuwd worden voor de overblijvende 27 EU-Lidstaten;
- het nieuwe, vergelijkbare merk- of modelrecht van het Verenigd Koninkrijk zal afzonderlijk vernieuwd moeten worden bij het UKIPO.
Licenties en overige zakelijke rechten
- licenties en overige zakelijke rechten (pandrecht e.d.) die zijn geregistreerd bij het EUIPO worden niet automatisch aangetekend in het UKIPO register;
- het is noodzakelijk om dergelijke zakelijke rechten opnieuw te doen aantekenen in het UKIPO register;
- overeenkomsten die hierover vóór 1 januari 2021 tussen partijen zijn opgesteld zullen ook blijven gelden voor de vergelijkbare UK merk- of modelrechten, tenzij partijen anders hebben afgesproken.
Oudere rechten in procedures tussen partijen
- met ingang van 1 januari 2021 zijn de rechten van het Verenigd Koninkrijk niet langer geldig in het kader van een procedure tussen partijen (oppositie, nietigverklaring van het Uniemerk, invaliditeit van het Gemeenschapsmodel);
- voorts zullen het grondgebied en het publiek van het Verenigd Koninkrijk niet langer relevant zijn voor de beoordeling van een conflict tussen een ouder en een jonger Uniemerk, Uniemerk-aanvraag of Gemeenschapsmodel;
- ongeacht hun procedurele status in eerste aanleg, zullen vorderingen in inter partes-procedures die uitsluitend gebaseerd zijn op de rechten van het Verenigd Koninkrijk en die op 1 januari 2021 nog steeds aanhangig zijn, worden afgewezen wegens gebrek aan een geldige grondslag. Elke partij dient haar eigen kosten te dragen.
Gebruiksbewijs
- inzake bewijs van gebruik van oudere EU merkrechten, zal bewijs met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk en met betrekking tot een periode vóór 1 januari 2021 nog steeds relevant zijn om de rechten van het EU merk te handhaven;
- het belang dat aan dit UK gebruik zal toekomen voor de beoordeling van het daadwerkelijke gebruik in de EU zal naar verloop van tijd steeds minder worden - van voldoende tot volledig irrelevant - afhankelijk van de periode waarvoor het gebruik moet worden vastgesteld;
- mutatis mutandis geldt het bovenstaande voor acties tot nietigverklaring van een EU merkrecht op basis van niet-gebruik;
- vanaf 1 januari 2021 kan bewijsmateriaal dat betrekking heeft op het Verenigd Koninkrijk niet langer dienen ter ondersteuning van de beschermingsomvang van een Uniemerk (in het kader van bewijs van bekendheid van een merk), ook al dateert dat bewijsmateriaal van vóór 1 januari 2021;
- op het moment van de beslissing moet het merk in de EU bekend zijn. Wanneer alleen in het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld dat aan een voorwaarde voor een rechtsmiddel is voldaan, rechtvaardigt dit niet de toewijzing van een oppositie of verzoek tot nietigverklaring.
Handhaving
- een beslissing over Uniemerken of Gemeenschapsmodellen van het EUIPO, of een rechter in de EU die is gegeven vóór 1 januari 2021 blijft in stand voor het Verenigd Koninkrijk;
- een beslissing over Uniemerken of Gemeenschapsmodellen van het EUIPO, of een rechter in de EU die na 1 januari 2021 wordt gegeven, zal niet meer in het Verenigd Koninkrijk ten uitvoer kunnen worden gelegd
- vanaf 1 januari 2021 zijn rechters in het Verenigd Koninkrijk niet langer bevoegd om kennis te nemen van nieuwe zaken met betrekking tot een Uniemerk of Gemeenschapsmodel;
- beslissingen over Uniemerken of Gemeenschapsmodellen van rechters in het Verenigd Koninkrijk die zijn genomen vóór 1 januari 2021 kunnen nog steeds ten uitvoer worden gelegd in de EU.
Vertegenwoordiging
- door het EUIPO erkende gemachtigden dienen:
- - onderdaan te zijn van een EER-lidstaat;
- - in de EER een handels- of beroepsactiviteit te hebben en
- - het recht te hebben om in een EER-lidstaat als vertegenwoordiger ter zake van merken en modellen op te treden;
en beoefenaars van juridische beroepen (advocaten) en erkende gemachtigden dienen een plaats van vestiging of van tewerkstelling in een EER-lidstaat te hebben, waarbij hun kwalificatie en hun recht om op te treden zich in dezelfde EER-lidstaat bevinden.
dat betekent het volgende:
- (erkende) gemachtigden in het Verenigd Koninkrijk kunnen vanaf 1 januari 2021 geen partijen meer vertegenwoordigen bij het EUIPO;
- een uitzondering in dit verband is van toepassing op lopende procedures: in geval van een lopende procedure bij het EUIPO waarbij een erkende gemachtigde uit het Verenigd Koninkrijk al een partij vertegenwoordigde aan het einde van de overgangsperiode, mag de erkende gemachtigde ná 1 januari 2021 nog optreden, maar alléén voor die specifieke, nog lopende procedure. Voor overige merken en / of modellen wordt een UK gemachtigde uit het register van EUIPO geschrapt en wordt de hieraan gekoppelde lopende rekening afgesloten;
- bovengenoemde uitzondering geldt alleen voor erkende gemachtigden, niet voor werknemers van merk-of modellenhouders;
Voor meer informatie over de gevolgen van Brexit voor uw merken- en modellenportefeuille kunt u terecht bij onze Europese Merken- en Modellengemachtigde Gaya Schultz (Merken- en modellen gemachtigde).
