Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: Een Gemeenschapsmerk dient in meer dan één lidstaat te worden gebruikt

In een opmerkelijke, waarschijnlijk door het Nederlands merkenbureau Leno Merken B.V. uitgelokte uitspraak heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het "Bureau") de oppositie tegen het Beneluxmerk OMEL op basis van het gemeenschapsmerk ONEL afgewezen.

De casus

Het oudere merk ONEL was al in 2003 door Leno Merken B.V. ingeschreven voor ondermeer reclame en publiciteit, opleiding, seminars en juridische diensten met betrekking tot intellectueel eigendom. In 2009 heeft Hagelkruis Beheer B.V. het merk OMEL voor nagenoeg dezelfde diensten gedeponeerd bij het Bureau. Omdat Leno Merken meende dat het teken OMEL op verwarringwekkende wijze met haar merk ONEL overeenkwam heeft zij oppositie tegen de merkaanvraag ingesteld. Omdat het verval van een merk dat gedurende minstens vijf jaar niet normaal wordt gebruikt, kan een opposant in een oppositieprocedure bewijs van dergelijk normaal gebruik vragen alvorens op de substantie van de zaak in te gaan. Op het moment van het instellen van de oppositie was het merk ONEL ouder dan vijf jaar en Hagelkruis Beheer heeft gevraagd om bewijs van normaal gebruik in andere landen dan Nederland. Zij voerde daarbij aan bekend te zijn met het gebruik van het merk ONEL in Nederland. Zij was evenwel juist geïnteresseerd in het gebruik van het Gemeenschapsmerk ONEL buiten Nederland omdat Hagelkruis Beheer het Beneluxmerk OMEL niet in de Benelux wil gebruiken, maar als basisregistratie wil gebruiken voor een internationale registratie onder het Protocol van Madrid in Scandinavische landen. Leno Merken heeft aangevoerd dat zij (mede onder de handelsnaam Onel) al zo'n 40 jaar actief is als merkagent in Nederland en dat zij daar het merk ONEL voor haar diensten in Nederland gebruikt. Omdat tussen partijen in confesso was dat het merk ONEL in Nederland normaal is gebruikt en volgens Leno Merken overeenkomstig de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de Commissie bij de Gemeenschapsmerkenverordening ("GMVo") het gebruik van een Gemeenschapsmerk in één land volstaat voor normaal gebruik in de zin van artikel 15 GMVo heeft zij geen informatie over gebruik buiten Nederland gegeven. Zij voerde voorts aan dat het irrelevant is of Hagelkruis Beheer het teken OMEL in Scandinavië wil gaan gebruiken en dat zij, als dat gebeurt, de Scandinavische depots op basis van haar Gemeenschapsmerk ONEL zal aanvallen. Hagelkruis Beheer erkende weliswaar dat ONEL en OMEL verwarringwekkend op elkaar lijken en dat de betrokken diensten identiek zijn, maar zij beklemtoonde dat dit geen bezwaar is omdat ONEL en OMEL niet naast elkaar zullen worden gebruikt. Omdat Leno Merken heeft gesteld haar ONEL merk in Scandinavië te zullen inroepen, stelt Hagelkruis Beheer des te meer belang bij een uitspraak over de oppositie te hebben. In dat verband voerde Hagelkruis Beheer aan dat artikel 15 GMVo spreekt van "gebruik van het merk binnen de Gemeenschap" en niet van "gebruik in één lidstaat". Een dergelijke uitleg van de verordening zou volgens Hagelkruis Beheer tot het ongewenste resultaat leiden dat een merkhouder de hele Europese markt zou kunnen blokkeren met een merk dat in slechts een zeer klein deel daarvan wordt gebruikt.

De analyse

Omdat partijen het in feite alleen oneens zijn over de vraag of gebruik van een Gemeenschapsmerk in één land voldoende is voor instandhouding onderzocht het Bureau wat bedoeld wordt met het begrip "binnen de Gemeenschap" in artikel 15 GMVo en meer in het bijzonder de betekenis van de gemeenschappelijke toelichting bij de GMVo waarin tenslotte staat dat gebruik van een merk in één staat voldoende is. Het Bureau observeert dat het Hof van Justitie eerder de gemeenschappelijke verklaring terzijde had geschoven door een andere interpretatie aan de GMVo te geven dan de Raad en de Commissie in de toelichting. Voorts meent het Bureau dat de opvatting dat gebruik in één staat voldoende is voor instandhouding van het merk op gespannen voet staat met overwegingen 2 en 6 van de GMVo die bepalen dat merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken dienstig zijn voor een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap, en dat het Gemeenschapsmerkenrecht niet in de plaats treedt van het nationale merkenrecht van de lidstaten omdat het niet gerechtvaardigd lijkt om ondernemingen te verplichten hun merken als Gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen. Tenslotte vond het Bureau een contra-indicatie in artikel 112 GMVo dat de omzetting van een Gemeenschapsmerk in nationale merken regelt. Volgens deze bepaling kan dat echter niet indien het Gemeenschapsmerk wegens niet normaal gebruik nietig is verklaard, maar dan met uitzondering van de staten waarin het desbetreffende merk wel normaal is gebruikt. Volgens het Bureau zou deze bepaling zinloos zijn indien gebruik in één lidstaat per definitie voldoende zou zijn om het merk in stand te houden. Het Bureau heeft verder overwogen dat het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten zou leiden. Er zijn inmiddels al 27 lidstaten, de Gemeenschap bestrijkt meer dan 4 miljoen km2 en telt bijna 500 miljoen inwoners. Onder deze omstandigheden kan volgens het Bureau gebruik van een merk in één lidstaat in wezen neerkomen op lokaal gebruik. Het merkenrecht, zo vindt het Bureau, biedt immers een monopolie, dat alleen gerechtvaardigd wordt en zijn wezenlijke functie vervult als het merk gebruikt wordt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt vormt volgens het Bureau beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Het is volgens het Bureau dan ook in strijd met de bedoeling van de Europese wetgever en ook nog eens ongerechtvaardigd tegenover het merendeel van MKB indien een merkhouder gebruik van een teken overal in de Gemeenschap kan verbieden als hij het zelf maar in een heel klein deel gebruikt. Het Bureau verwerpt derhalve de opvatting van de gemeenschappelijke verklaring dat gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lidstaat voldoende is om het merk (overal) in stand te houden en staat inschrijving van het merk OMEL toe.

De kritiek

De uitspraak is opzienbarend en heeft - als zij alom in de Gemeenschap zou worden aanvaard - een grote impact omdat een enorme hoeveelheid Gemeenschapsmerken slechts lokaal wordt gebruikt en derhalve aan verval blootstaat. Dat is niet alleen potentieel slecht nieuws voor "lokale" merkhouders maar levert ook rechtsonzekerheid op. Het Europese Merkenbureau OHIM heeft inmiddels stelling genomen tegen de uitspraak van het Bureau doordat zij op 27 januari 2010 de ongebruikelijke stap heeft genomen door een officiële verklaring te publiceren waarin het stelt dat OHIM van mening blijft dat de grenzen van lidstaten geen rol moeten spelen in het beoordelen of er sprake is van normaal gebruik van het merk binnen de Gemeenschappelijke markt.

Hoe nu verder?

Op 11 februari 2010 heeft Leno Merken bij het Gerechtshof van Den Haag beroep ingesteld tegen de oppositiebeslissing zodat de rechter zich over de vraag moet buigen of normaal gebruik in één lidstaat (althans in Nederland) voldoende is om het Gemeenschapsmerk in stand te houden. Het is goed mogelijk dat het Gerechtshof Den Haag het Hof van Justitie van de EU hierover prejudiciële vragen zal stellen zodat te zijner tijd het definitieve antwoord uit Luxemburg komt.